La Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Colegio de la Abogacía de Madrid, en colaboración con LES España & Portugal, celebró una jornada de presentación de la Guía de Buenas Prácticas en la Valoración de Intangibles, elaborada por LES España y Portugal. El evento, que tuvo lugar en la sede del ICAM, contó con la participación del Comité de Valoración de Intangibles de LES España & Portugal y reunió a destacados expertos y profesionales del sector.
Durante la sesión se abordó la importancia estratégica de los activos intangibles, como patentes, marcas y tecnologías, en el contexto actual. Estos activos se han consolidado como elementos esenciales para el crecimiento económico, especialmente en empresas innovadoras.
Sin embargo, se destacó que su valoración sigue siendo un reto tanto para los titulares de estos derechos como para terceros involucrados en procesos de negociación. A lo largo de la jornada, se analizaron los derechos más relevantes en este ámbito, los métodos de valoración más utilizados y las circunstancias en las que estas herramientas resultan fundamentales.
La sesión fue moderada por Javier Fernández-Lasquetty, presidente de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del ICAM, y contó con la intervención de especialistas como Idoia Apraiz, socia de Galbaian Intellectual Property; Agustín Alguacil, abogado de Elzaburu SLP; y Román Pérez, abogado en Pons IP.
Sobre la guía LES y los tipos de activos intangibles
Román Pérez explicó que la Guía de Buenas Prácticas surgió de las reuniones bimestrales del Comité de Valoración de LES: “Nos dimos cuenta de que faltaba información en castellano sobre la valoración de activos intangibles. Finalmente, decidimos elaborar esta guía divulgativa para introducir a muchos interesados en esta práctica”.
Este experto comentó que “tanto las marcas como los diseños industriales pueden ser objeto de una valoración y su posterior protección. Para valorar una marca tenemos que considerar, en primer lugar, un análisis de su distintividad. Si hay marcas similares, eso perjudicará a dicha valoración. Otro elemento clave es su grado de reconocimiento y valor. En muchos casos, salvo excepciones, un uso intensivo de la marca ayuda a ese reconocimiento”.
Sobre los diseños industriales, recordó que “ayudan a proteger la apariencia de un producto. Para conocer su valor, es importante saber cuánta vida útil le queda a ese diseño. Las marcas tienen una duración indefinida, renovable cada diez años. En el caso de los diseños, tienen una duración máxima de veinticinco años. A la hora de la valoración de ese diseño tendremos que ver cuál es el tiempo de vida que le queda. Los diseños deben cumplir con los requisitos de novedad y de carácter singular. Si no se cumple alguno de ellos, la validez del diseño sería nula”.
La valoración como elemento estratégico
Por su parte, Idoia Apraiz destacó que “hay dos grupos de activos que pueden ser objeto de valoración: las modalidades de protección que están dentro del grupo de propiedad industrial, como patentes, diseños industriales o marcas, que deben solicitarse y registrarse. Otra agrupación tiene que ver con la propiedad intelectual, como derechos de autor, derechos sui generis relacionados con bases de datos y secretos empresariales”.
Para esta jurista, “cuando se crea un producto o una solución que se quiere poner a disposición de la sociedad, estos pueden ser accesibles a diferentes modalidades de protección. Cada modalidad va a proteger diferentes aspectos. Cuando se habla de invenciones, estas se protegen por patentes. Una invención es una solución técnica a un problema técnico. La patente le confiere derechos a su titular que son otorgados por territorios o países. Es importante aclarar en qué países vamos a querer esta protección y definir una estrategia, sobre todo en los países donde comercializaremos productos”.
A su juicio, “otro elemento a tener en cuenta es el ciclo de vida de los productos a la hora de pedir esa protección. Los derechos son limitados en el tiempo; en el caso de las patentes, la duración de sus derechos conferidos es de veinte años desde la fecha de solicitud en un país concreto. Cuando implementamos una solución por ordenador que lleva un software, además hay otras invenciones protegidas por otras modalidades”.
Para Agustín Alguacil, “esa invención creada por ordenador, su código, no es protegible como patente. Cuando hablamos de ese software como una expresión redactada en código, estamos hablando de propiedad intelectual. Lo que se protege de ese software son sus aspectos funcionales y esas expresiones comentadas. No podemos olvidar que los software pueden contener bases de datos; estas bases de datos tienen protección sui generis. Junto a ello, un punto importante es el secreto empresarial”.
Respecto al secreto empresarial, comentó que “protege toda aquella información que tiene carácter secreto y valor empresarial, y se toman medidas para su protección. Si se cumplen todos los requisitos, se puede hacer valer esa protección en sede judicial. Otro elemento importante es el tema del tiempo: el secreto empresarial se puede proteger de forma indefinida si se mantienen sus requisitos. Si expira como patente, se puede mantener como secreto empresarial”.
La finalidad de la valoración del intangible
Otro de los elementos que introdujo Javier Fernández-Lasquetty como moderador fue para qué se hacen dichas valoraciones de intangibles: “Hay algunas que son obligatorias y otras potestativas. A veces el mandato legal obliga a esa valoración. Por ejemplo, uno de ellos son las hipotecas y otro son los precios de transferencia en operaciones vinculadas. Este último lo exige la ley relacionada con el impuesto de sociedades y su valor de mercado. Se hace una valoración por parte de un experto independiente”, comentó Alguacil.
En cuanto a las hipotecas sobre activos inmateriales, este experto destacó que “es lo mismo que pasa con la vivienda: debe tenerse una valoración. Esta valoración la hace un experto independiente que debe aportar un certificado sobre la misma para que el notario conceda la hipoteca. Estos activos intangibles deben ser registrables y debe anotarse en cualquier lugar ese derecho, tanto marcas, patentes como propiedad intelectual registrable en su correspondiente registro”.
También este experto habló del valor individualizado de los activos: “Cuando se hace la valoración de un portfolio completo y hay un valor global de esa hipoteca, habrá luego una anotación por cada registro. Eso hace que se requiera una valoración individualizada. En portfolios de patentes pasa lo mismo: se trata de detectar cuál es la principal y cuáles son las satélites. A la hora de su mantenimiento, hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que hace que esta figura no tenga el recorrido que debiera”.
En cuanto a la valoración potestativa, Pérez comentó que “este tipo de situaciones surge en la cesión o venta de un activo intangible. En este tipo de operaciones, aunque no es obligatorio, es bueno realizar esta valoración para determinar su coste. También se puede hacer en operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones), donde los activos intangibles son importantes. En las joint ventures puede suceder que una o varias empresas aporten esos intangibles; de ahí la necesidad de una valoración previa, al igual que en temas de franquicia o de financiación, tanto vía deuda como por capital”.
Sobre las crisis y las empresas, Idoia recordó que “aquellas empresas que tengan protegidos sus activos intangibles aguantan mucho mejor”. Por su parte, Agustín subrayó que, en relación con las herencias, “se hacen muchas valoraciones de activos intangibles para determinar quién se queda con ellos y quién paga el impuesto de sucesiones. La valoración pretende fijar un valor de mercado, pero luego el comprador está dispuesto a pagar otro precio más elevado. En operaciones transaccionales se busca comprar barato y, si quiero vender, lo quiero hacer caro”, apuntó.
La propia Idoia definió quién participa en este tipo de actividades: “Por un lado, está la persona o entidad que, por diversas circunstancias, necesita esa valoración porque tiene distintas necesidades que hemos visto en el transcurso de esta mesa debate. Al mismo tiempo, está el equipo analista que hace la comentada valoración. Esta valoración de activos intangibles tiene su complejidad. Este analista debe conocer los modelos de propiedad intelectual e industrial. Debe saber valorar el alcance de protección de ese activo, al mismo tiempo que debe entender muy bien el impacto de esa protección. Además, debe conocer conceptos financieros y contables, al igual que los propios contratos de transferencia. Por último, hay que ver cómo influye el mercado en dicha valoración del intangible”.
Métodos de valoración
En este panel se habló de los métodos de valoración, que se sintetizan en tres: uno basado en costes, otro en mercado y un tercero en ingresos, que subraya lo que se podría obtener de ese activo. Para Idoia Apraiz, “el método de costes viene determinado por lo que me ha costado dicho activo. Las ventajas de este enfoque son que es claro, al partir de unos datos que son los costes asociados a la generación de ese activo. Su principal limitación es que no hay una relación directa entre el coste incurrido y el potencial del activo para generar un valor económico”.
Por su parte, Román Pérez habló del enfoque de mercado: “El valor se logra en una comparativa con operaciones similares. Es un enfoque muy bueno si se dan las condiciones. Da un valor en función de otras operaciones reales y es muy preciso porque permite hacer una equiparación. El problema es que es difícil tener datos reales de operaciones de valoración. Al final, este método existe más en un plano práctico que teórico por esa falta de información de la que hablamos. Estos datos no son muchos; hay que saber buscarlos y las situaciones son heterogéneas, en comparación con las transacciones inmobiliarias”.
Para Agustín Alguacil, “el método de ingresos es el que se utiliza en la práctica. Está basado en la expectativa de los ingresos que la explotación de ese activo puede generar. En este caso, hablamos de ingresos a futuro. La base de estos ingresos está sustentada en un plan de negocio. En ese plan de negocio es el propio cliente quien hace la valoración. Si tenemos una expectativa de ingresos, podemos utilizar diferentes métodos existentes, como el descuento del flujo de caja, el ahorro del royalty hipotético, que es el que más se utiliza en la práctica, o el llamado exceso de beneficio”.
Sobre este método del royalty hipotético, este experto destacó que “se plantea un escenario simulado en el que se licencia una marca, patente o intangible a un tercero y se obtiene un retorno. Se obtiene un royalty por el licenciamiento y se aplica una imputación temporal. Si tenemos una proyección de ingresos de aquí a cinco años de cinco millones de euros, un millón al año, y aplicamos un royalty del diez por ciento, a eso hay que aplicar una tasa de descuento porque estamos adelantando un dinero futuro”.
Para determinar ese royalty hipotético, cree que se puede acudir a “fuentes de contratos comparables que suelen ser de pago. Se identifican una serie de contratos que puedan ser una tecnología similar. Así pueden salir 100 contratos similares. Aquí hay que aplicar todos los factores correctores que hemos visto en la fase de due diligence al principio, como es el caso de que hubiera una marca previa a esta valoración de intangibles”.
Por su parte, Idoia añadió: “Cuando se haga una valoración de intangibles, hay que considerar el mercado, saber quiénes son los players, qué ventas pueden tener. No es solo el business plan que hagamos a petición de nuestro cliente”.
